Por definición sabemos que las marcas son todos aquellos signos que sirven para distinguir productos o servicios. Estos signos pueden consistir en una o mas palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves, nombre, vocablos de fantasías, letras y números, etiquetas, envases y envoltorios[1]. Las marcas principalmente cumplen un doble rol o propósito: por un lado contemplan el derecho de los prestadores o fabricantes a poder identificar de forma distinguible, sus productos o servicios de los de sus competencias, y por otro lado, consiste en el derecho del consumidor de saber que ciertos productos o servicios provienen de una fuente específica, evitando de tal manera los engaños. Por tanto, resulta imperante que la marca mantenga su elemento distintivo para que continúe su vigencia.
El éxito de una marca, sin dudas, lo constituye el reconocimiento de la misma por parte del publico consumidor. El sueño de todo departamento de marketing de una empresa es el posicionar la marca en la mente de los consumidores, de forma tan patente, que los mismos al pensar en el producto, piensen en la propia marca. Es así que tomamos una aspirina, en un restaurant pedimos una coca (alguien descuidado llega hasta a preguntar de que sabor?) y cuando no sabemos algo, lo googleamos. Hoy en plenas medidas de distanciamiento social a raíz de la Pandemia del Covid-19, se ha vuelto casi una constante referir a Zoom, como el término para hacer una video conferencia[2].
Si bien, este puede ser el sueño de algunos, resulta la pesadilla de un equipo jurídico. El Genericidio es un término ampliamente utilizado en el mundo de la propiedad intelectual para referirse al riesgo que puede correr una marca exitosa, cuando el publico consumidor en general, relaciona tal signo con el propio genero del producto o servicios al que refiere, perdiendo de tal manera su poder distintivo.
En el Paraguay no podrán registrarse como marca aquellos signos que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del mismo[3]. Ahora bien, que pasa con aquellas marcas, que al momento de su registro, si consistían en signos registrables y por su uso en el comercio (e identificación por parte de los consumidores) se han vuelto prácticamente genéricos? Deben tales marcas caducar? Ser titular de tal marca, pudiendo de tal manera excluir su uso al resto de sus competidores, generaría una ventaja competitiva no basada en una eficiencia propia? Podría esto crear una barrera artificial de ingreso al comercio?
Esta discusión ya fue planteada en el año 1921 cuando la compañía Bayer había demandado a la compañía United Drug[4], por violación a sus derechos de marca sobre Aspirina. En aquel momento, la pregunta principal que el Juez se planteó fue: que era lo que los consumidores entienden o definen por la palabra (marca) en disputa?, creándose de tal manera el test de la percepción del publico. Finalmente el juez determino que no existía una violación a los derechos de marca de Bayer debido a que el público entendía que la palabra (marca) Aspirina y Acido Acetil Salicílico eran la misma cosa, produciéndose así el primer genericidio.
Existen otros muchos ejemplos como el anterior, así como casos en los cuales los titulares de marcas han podido mantener sus derechos al demostrar que han tomado las medidas necesarias para que sus marcas, por mas exitosas que sean, no caigan en el dominio publico, a través de uso correcto de signos (Ô,Ò) o de acciones de protección. Recientemente Google obtuvo un fallo favorable, en el cual se estableció que su marca, aún no es genérica[5].
Por tanto, las empresas deben tomar conciencia que resulta necesaria la protección de sus marcas, inclusive cuando ganan una gran notoriedad con el publico objetivo, defendiéndola a través de acciones, así como utilizándola de forma comercialmente correcta.
[1] Ley Nº 1.294/98 De Marcas, Art. 1º
[2] El Senado realizó su sesión vía Zoom, hasta la prensa de USA refiere a Zoom como la forma en la cual sesiona su Congreso.
[3] Ídem, Art. 2º inc. e)
[4] Bayer Co. v. United Drug Co. - 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)
[5] Elliott v. Google, Inc., No. 15-15809 (9th Cir. 2017)